Wramach swobody wyboru oznaczeń przedsiębiorca może posługiwać się oznaczeniami, „opisowymi”, a więc wskazującymi na cechy czy właściwości określonych towarów czy usług, jednak nie mogą one być rejestrowane jako znaki towarowe.
Traktuje się je bowiem jako informację o cechach towaru, a ponadto uzyskanie znaku towarowego na oznaczenie opisowe ograniczyłoby innym przedsiębiorcom możliwość posługiwania się nim na rynku. Rejestrację można by uzyskać, wykazując, że wskutek intensywnego i długotrwałego używania oznaczenie nabyło zdolność odróżniającą (tzw. wtórną), a więc że przynajmniej część odbiorców postrzega je jako identyfikator przedsiębiorcy. W praktyce wykazanie tego jest jednak niezwykle trudne, a Urząd Patentowy podchodzi do tego dość kategorycznie.
Ochrona jest jednak możliwa na podstawie art. 5 lub art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z nimi czynem nieuczciwej konkurencji pozostaje takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzać w błąd m.in. co do jego tożsamości lub towaru/usługi czy co do ich komercyjnego pochodzenia. Z dostępnego orzecznictwa wynika, że zarzuty te zazwyczaj powoływane są tylko dodatkowo w procesach o naruszenie prawa do znaku towarowego. Wydaje się, że jest to uzasadnione niejasnością sytuacji prawnej niezarejestrowanego oznaczenia, a być może również niechęcią pełnomocników do konstruowania powództw w tak niepewnych warunkach.
Tego rodzaju powództwa mogą jednak być skuteczne również w odniesieniu do oznaczeń mogących spełniać cechy opisowości. Teoretycznie na gruncie wskazanych przepisów ochronie podlegać mogą tylko takie oznaczenia, które posiadają zdolność odróżniającą, a więc pierwotnie były opisowe, ale tę cechę utraciły. Wydaje się jednak, że podejście sądów do wskazanej kwestii jest o wiele bardziej liberalne niż Urzędu Patentowego. O wiele większą wagę przykładają one do kwestii pierwszeństwa w używaniu oznaczenia, które jest warunkiem wstępnym uzyskania ochrony. Często dodatkowe okoliczności, np. wcześniejsza współpraca stron czy zachowanie nielojalnego pracownika, wpływają (choć formalnie nie powinny) na ocenę sądu w zakresie zdolności odróżniającej oznaczenia.
Takie wrażenie nasuwa lektura dwóch niedawnych orzeczeń dotyczących oznaczeń: „Free walking tour” dla usług organizowania wycieczek w specyficznej formule (wyrok SN, sygn. akt III CSK 282/17) oraz „strefakalendarzy.com” dla działalności związanej ze sprzedażą kalendarzy (opublikowany we wrześniu wyrok SA w Poznaniu, sygn. akt I AGa 188/21). Nie budzi większych wątpliwości, że oba oznaczenia w kategoriach oceny znaku towarowego są opisowe i że próba ich rejestracji jako znaków towarowych zapewne zakończyłaby się odmową. Niemniej w obu sprawach występowały wskazane wyżej dodatkowe okoliczności dotyczące wcześniejszych relacji między stronami i doszło do stwierdzenia popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji, a pozwanym zakazano możliwości posługiwania się tymi znakami.
Można więc dojść do wniosku, że w istocie w przypadku oznaczenia mogącego być odbierane jako opisowe rejestracja znaku towarowego nie jest konieczna dla ochrony interesów przedsiębiorcy. Co więcej, nieudana próba uzyskania takiej rejestracji może być wręcz szkodliwa dla ewentualnego procesu opartego na wskazanych podstawach prawnych. Odmowa uzyskania prawa do znaku może być bowiem dla sądu argumentem o braku istnienia zdolności odróżniającej. Taka sytuacja miała miejsce w sporze dotyczącym oznaczenia „Grand” dla usług hotelowych (wyrok SA w Krakowie, sygn. akt I AGa 198/18). Paradoksalnie więc strategicznie lepszym wyborem dla przedsiębiorcy, który chce rozpocząć korzystanie z oznaczenia opisowego, może być rezygnacja z próby uzyskania formalnej ochrony na rzecz zabezpieczenia dowodów swojego pierwszeństwa na rynku.
