Z unijnego orzecznictwa wynika, że nie każdy może uzyskać znak towarowy na swój wizerunek.
Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które jest w stanie identyfikować przedsiębiorcę na rynku. W czasach komercjalizacji dóbr osobistych coraz częściej pojawia się chęć uzyskiwania znaków towarowych na takie oznaczenia jak imię i nazwisko, podpis danej osoby czy jej wizerunek. Mogą się one jawić z jednej strony jako swego rodzaju znaki firmowe wzmacniające (przynajmniej w intencjach) ochronę z tytułu dóbr osobistych, z drugiej – jako wskazanie na chęć komercyjnego powiązania danej osoby z towarami czy usługami objętymi zgłoszeniem. Powstaje pytanie o warunki uzyskania znaku towarowego na wizerunek.
Czy istnieją jakieś ograniczenia w tym zakresie? Z perspektywy konstrukcyjnej znaku towarowego co do zasady nie ma przeciwskazań, by wizerunek danej osoby pełnił rolę znaku towarowego, skoro znakiem mogą być tak niekonwencjonalne oznaczenia jak gest czy hologram. Znak taki zazwyczaj zgłoszony zostaje w postaci zdjęcia (zbliżonego do paszportowego), zatem w kategoriach rodzajów znaków towarowych będzie stanowił znak graficzny.
Każde oznaczenie badane jest pod kątem bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych. Na wynik nie mają co do zasady wpływu inne przysługujące danej osobie uprawnienia do oznaczenia (w omawianym przypadku uprawnienia z tytułu dóbr osobistych). Mimo to wydawałoby się, że unikatowość wyglądu fizycznego czy twarzy danej osoby – a zatem brak uprawnień innych osób do używania takiego oznaczenia – może stanowić warunek wystarczający dla uzyskania rejestracji znaku towarowego. Okazuje się jednak, że jest tak tylko pozornie. W świetle orzecznictwa dotyczącego unijnych znaków towarowych próba rejestracji wizerunku danej osoby jako znaku towarowego spotkać się może z odmową z uwagi na zarzut opisowości oznaczenia.
Opisowość stanowi bezwzględną przeszkodę rejestracji oznaczeń jako znaków towarowych, co ma przeciwdziałać rejestracji oznaczeń, które są w jakiś sposób pojęciowo powiązane z towarem lub usługami, tj. wskazują na jego cechy lub właściwości. W świetle orzecznictwa EUIPO wizerunek/zdjęcie danej osoby co do zasady traktowane jest jako opisowe wskazanie przykładowej osoby będącej odbiorcą szerokiego spektrum towarów i usług (decyzja Piątej Izby Odwoławczej z 1 września 2015 r. w sprawie R 2993/2014-5). Uzasadnieniem jest powszechna praktyka używania zdjęć lub wizerunku osób na opakowaniach rozmaitych towarów i materiałach związanych ze świadczeniem usług. Według tego poglądu wizerunek odbierany jest jako anonimowa i banalna reprezentacja, której odbiorca nie traktuje w kategoriach znaku towarowego, ale jako informację, np. o przeznaczeniu dla osoby danej płci.
Wydaje się, że odmienna sytuacja zachodzi wówczas, gdy o ochronę ubiega się ktoś znany/rozpoznawalny. Taka osoba nie jest anonimowa, posiada cechy indywidualne pozwalające na zbudowanie określonej asocjacji w stosunku do towarów lub usług. Jej wizerunek pozwala zatem na pełnienie przez nią funkcji znaku towarowego, czemu sprzyja również praktyka rynkowa (sygnowanie swoim imieniem, nazwiskiem i wizerunkiem odzieży, kosmetyków czy perfum). Takie stanowisko przyjęto w przypadku znaku towarowego stanowiącego zdjęcie holenderskiej modelki Maartje Verhoef m.in. dla szerokiego zakresu towarów z klas 3, 9, 14, 16, 18, 25 (decyzja Czwartej Izby Odwoławczej z 16 listopada 2017 r. w sprawie R 2063/2016).
Z takiego orzecznictwa unijnego wynika wniosek, że nie każda osoba fizyczna może uzyskać znak towarowy na swój wizerunek. Możliwość taka otwiera się dopiero po uzyskaniu i wykazaniu określonego progu rozpoznawalności wśród odbiorców, przy czym chodzi tu o rozpoznawalność ogólną, a nie powiązaną z daną kategorią towarów czy usług. Z jednej strony kryterium takie wydaje się logiczne nawet z perspektywy potrzeby uzyskania ochrony. Zazwyczaj bowiem o rejestrację znaku towarowego na wizerunek starają się osoby, które uzyskały taką rozpoznawalność i chcą ją skomercjalizować (np. piłkarze, modelki, celebryci czy influencerzy). Z drugiej jednak strony stanowisko takie jawi się jako zbytnie, nieuwzględniające specyfiki danej kategorii towarów czy usług uproszczenie sposobu odbioru oznaczenia. Problematyczna może być też ocena progu i zasięgu rozpoznawalności danej osoby. Nie ma bowiem w tym zakresie żadnych wytycznych. Wymóg jej wykazania jawi się też jako kryterium nawiązujące do wtórnej zdolności odróżniającej, w istocie bowiem celem jest wykazanie możliwości pełnienia funkcji znaku towarowego, a nie opisowego wskazania.
Osoba chcąca uzyskać ochronę na znak towarowy obejmujący jej wizerunek może więc stanąć przed koniecznością wykazywania swojej rozpoznawalności, tak jak wspomniana Maartje Verhoef, której wniosek spotkał się początkowo z odmową rejestracji. Urząd może też uznać rozpoznawalność za znany mu fakt i samodzielnie stwierdzić, że jej próg został osiągnięty. Niemniej wydaje się, że o tę kategorię znaku nie warto wnioskować zbyt pochopnie. Unikatowość wizerunku danej osoby jest gwarancją, że znak nie zostanie zarejestrowany na rzecz innej osoby. Gdyby zaś nastąpiła taka próba, przysługujące uprawnienia z tytułu dóbr osobistych mogą się stać skuteczną podstawą do zablokowania czy unieważnienia praw.
