Rozpoczęta w październiku 2018 r. dyskusja, czy zgłaszając wzór wspólnotowy można zastrzec pierwszeństwo w oparciu o dokonane 12 miesięcy wcześniej zgłoszenie patentowe, doczekała się ostatecznego rozstrzygnięcia. Wyrok Trybunału wydany 27 lutego 2024 r. (sygn. C‑382/21 P) można określić jako oczekiwany game changer. Rodzi on jednak nie tylko pytanie, czy ten spór miał rzeczowe uzasadnienie, ale przede wszystkim czy unijny system kontroli sądowej w sprawach własności intelektualnej funkcjonuje prawidłowo – pisze dr Tomasz Gawliczek z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi.

Ponad pięć lat temu niemiecka firma The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszeń kilkunastu wzorów wspólnotowych, aby ochronić design sprzętu sportowego i gimnastycznego. Co ważne, wcześniej ten sam zgłaszający wystąpił o udzielenie patentu na wynalazek pt. „Urządzenie sportowe, korzystanie z urządzenia sportowego i system sportowy” (PCT/EP2017/077469), a w opisie patentowym zostały ujawnione (wizualnie w postaci figur) te same przedmioty. Jako że w momencie dokonania zgłoszenia designów w EUIPO nie minęło jeszcze dwanaście miesięcy od daty złożonego wcześniej w Europejskim Urzędzie Patentowym zgłoszenia międzynarodowego, spółka wskazała, że chce na tej podstawie skorzystać z prawa pierwszeństwa. W związku z tym rozpoczął się spór, który przez ostatnie trzy lata budził kontrowersje wśród praktyków prawa własności intelektualnej.

Pierwszeństwo konwencyjne

Zastrzeżenie pierwszeństwa przy dokonywaniu zgłoszeń praw własności przemysłowej spełnia istotną rolę. W ten sposób tworzy się bowiem fikcję prawną, która polega na przyjęciu, że dany przedmiot podlega ochronie z datą wcześniejszą niż data jego faktycznego zgłoszenia w urzędzie ds. własności przemysłowej. Chodzi w takim przypadku o datę pierwszego prawidłowego zgłoszenia do ochrony tego samego przedmiotu, które zostało złożone wcześniej (np. w innym państwie). Przykładowo, jeśli design został po raz pierwszy zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP, można dokonać jego późniejszego zgłoszenia w innym właściwym urzędzieds. własności przemysłowej, a zastrzegając w takim przypadku pierwszeństwo konwencyjne, data kolejnego zgłoszenia będzie fikcyjnie zrównana z tą, w której dokonano go wcześniej.

Dlaczego zastrzeżenie pierwszeństwa jest takie ważne? Data zgłoszenia przedmiotu własności przemysłowej we właściwym urzędzie wyznacza moment, w którym musi on spełniać przesłanki do ochrony. Jeśli więc zgłaszający skorzysta w takim przypadku z pierwszeństwa konwencyjnego i oprze się na wcześniejszym zgłoszeniu, zmienia to punkt odniesienia w czasie, który jest kluczowy dla późniejszego ustalenia, czy prawo wyłączne powinno zostać udzielone. Ponadto, data pierwszeństwa jest też istotna dla określenia, od kiedy zgłaszający uzyskuje właściwy monopol. W prawie własności przemysłowej obowiązuje ogólna zasada „first-to-file”, zgodnie z którą prawo wyłączne powinien uzyskać ten, kto najszybciej dokona zgłoszenia danego przedmiotu do ochrony.

Przy zastrzeganiu pierwszeństwa na podstawie wcześniejszego zgłoszenia kluczowe są terminy. Zostały one określone w art. 4 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 1883 r. i wynoszą odpowiednio 12 miesięcy dla patentów na wynalazki i wzorów użytkowych oraz 6 miesięcy dla wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych. Przekroczenie tych terminów skutkuje utratą prawa pierwszeństwa dla zgłoszenia, a w konsekwencji przyjęciem, że pierwszeństwo wynika w takim przypadku z daty złożenia zgłoszenia we właściwym urzędzie.

Istota (nie)byłego problemu

Istota tego sporu od samego początku dla wielu jego obserwatorów wydawała się w pewnym stopniu niezrozumiała. Wynika to z redakcji przepisu art. 41 ust. 1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz.UE.L 2002 Nr 3, str. 1, dalej: CDR), który wskazuje, że:

Każdy, kto prawidłowo dokonał zgłoszenia wzoru lub wzoru użytkowego w jednym z państw stron Konwencji paryskiej lub Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, lub jego następca prawny korzysta, do celów zgłoszenia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego dla tego samego wzoru lub wzoru użytkowego, z prawa pierwszeństwa w okresie sześciu miesięcy od daty dokonania pierwszego zgłoszenia.

Wczytując się w treść tej regulacji, wynika z niej literalnie, że pierwszeństwo może być zastrzeżone tylko w okresie sześciu miesięcy poprzedzających zgłoszenie designu i może ono wynikać z wcześniejszego zgłoszenia tego samego wzoru lub wzoru użytkowego.The KaiKai wskazywała natomiast, że w przepisach międzynarodowego prawa patentowego pojęcie „patentu” rozumie się szerzej i w takim przypadku obejmuje ono także wzory użytkowe. Obie kategorie praw wyłącznych chronią bowiem rozwiązania o charakterze technicznym. Z tego powodu – ponieważ unijne rozporządzenie w sprawie wzorów wspólnotowych „milczy” w kwestii zastrzeżenia pierwszeństwa w oparciu o wcześniejsze zgłoszenie patentowe – w opinii spółki niemieckiej EUIPO powinno odwołać się do ogólnego przepisu art. 4 Konwencji paryskiej i uznać, że zastrzeżenie pierwszeństwa w tym przypadku jest możliwie w terminie 12 miesięcy.

Chociaż zgłaszający argumentował przed EUIPO, że sprawa na etapie odwoławczym powinna zostać rozstrzygnięta przez Wielką Izbę ze względu na różnice występujące w urzędowych wytycznych oraz w orzecznictwie państw członkowskich, nie zdecydowano się na takie rozwiązanie. W dwustronicowym uzasadnieniu decyzji z dnia 13 czerwca 2019 r. Urząd stanął na stanowisku, że w sprawie nie pojawia się „pytanie prawne o zasadniczym znaczeniu” dla linii orzeczniczej, ponieważ brzmienie przepisu art. 41 CDR jest „jednoznaczne”. Potwierdzono w ten sposób, że przy zgłoszeniu wzoru wspólnotowego można powołać się na prawo pierwszeństwa z wcześniejszego zgłoszenia (np. wzoru użytkowego), ale tylko jeśli nie upłynął między nimi okres sześciu miesięcy.

Zaskakujący zwrot w sprawie

Na tamtym etapie sprawa wydawała się na tyle klarowna, że wniesienie przez The KaiKai skargi do Sądu Unii Europejskiej w Luksemburgu nie zwiastowało pojawienia się zmian w podejściu do tej kwestii prawnej.

Z tym większym powszechnym zdziwieniem spotkał się wyrok Sądu wydany 14 kwietnia 2021 r., w którym uchylono wcześniejsze rozstrzygnięcie EUIPO. W jego uzasadnieniu wskazano, że „skoro termin pierwszeństwa wynikający z wcześniejszego międzynarodowego zgłoszenia patentowego nie jest przewidziany w rozporządzeniu nr 6/2002, należy odwołać się do uregulowania leżącego u jego podstaw, a mianowicie konwencji paryskiej” (pkt 64).

W istocie Sąd UE analizując przepis art. 41 ust. 1 CDR dopatrzył się w jego treści luki prawnej polegającej na tym, że pomija on wcześniejsze zgłoszenia patentowe, które przecież mogą również stanowić podstawę do zastrzegania prawa pierwszeństwa do designu. Takie wnioskowanie doprowadziło do przyjęcia, że termin do zastrzeżenia pierwszeństwa powinien być określany na podstawie prawa wyłącznego, na które powołuje się zgłaszający. Jeśli zatem wcześniej wzór został ujawniony w zgłoszeniu patentowym, to zdaniem Sądu zgłaszający może się powołać na takie zgłoszenie przez okres kolejnych 12 miesięcy i w ten sposób zastrzec do niego pierwszeństwo.

Ostateczne rozstrzygnięcie bez zaskoczenia?

Od wyroku wydanego w sprawie The Kaikai odwołanie wniosło EUIPO, a decyzją prezesa Trybunału do postępowania na tym etapie została dopuszczona do udziału Komisja Europejska w charakterze interwenienta popierającego żądania EUIPO.

Urząd sformułował tylko jeden zarzut wobec zaskarżonego rozstrzygnięcia, który w gruncie rzeczy sprowadzał się do wykazania, że w tej sprawie nie może być mowy o istnieniu luki legislacyjnej. Intencje unijnego prawodawcy można bowiem odczytać literalnie z treści przepisu art. 41 ust. 1 CDR. Jednak zamiast go zastosować bezpośrednio, Sąd odstąpił od tego i zastosował przepisy Konwencji paryskiej, które choć wiążą Unię Europejską, są pozbawione bezpośredniej skuteczności.

Jak pisał Umberto Eco, „fakty są tym, co opiera się interpretacjom”. Ostatecznie do tego samego wniosku doszła najwyższa unijna instancja sądowa i przed kilkoma dniami uchyliła wyrok Sądu z 2021 r. W uzasadnieniu wydanego w tej sprawie rozstrzygnięcia wskazano, że „z jasnego brzmienia tego art. 41 ust. 1 wynika w sposób jednoznaczny, że na podstawie tego przepisu jedynie dwie kategorie wcześniejszych zgłoszeń, a mianowicie, po pierwsze, zgłoszenie wzoru, a po drugie, zgłoszenie wzoru użytkowego, mogą stanowić podstawę prawa pierwszeństwa na rzecz późniejszego zgłoszenia wzoru wspólnotowego, i to wyłącznie w terminie sześciu miesięcy od daty dokonania danego wcześniejszego zgłoszenia” (pkt 76).

Trybunał potwierdził, że stanowisko prezentowane od samego początku przez EUIPO rozwiązywało problem, który angażował unijne instytucje przez ponad pięć lat. Wystarczyło zastosować językową wykładnię przepisu unijnego rozporządzenia, które znajduje bezpośrednie zastosowanie w tego rodzaju sprawach. W tym przypadku truizmem jest stwierdzenie, że czasem najprostsze rozwiązania są tymi najwłaściwszymi.

Dwuinstancyjność w orzecznictwie TSUE praktycznie nie funkcjonuje

Dlaczego rozstrzygnięcie wydane w sprawie The KaiKai można oceniać jako precedensowe? Z pewnością nie chodzi o wagę problemu prawnego, który został rozstrzygnięty. Wręcz przeciwnie, wielu obserwatorów z zaskoczeniem śledziło losy tej sprawy, zastanawiając się, dlaczego w wyroku Sądu odstąpiono od literalnej interpretacji przepisów unijnego rozporządzenia w zamian odwołując się do szerszej i na ogół stosowanej w wyjątkowych sytuacjach wykładni celowościowej. W kuluarach zdziwienie wyrażali także przedstawiciele Urzędu, który wydawał się najbardziej zaskoczony wynikiem postępowania sądowego w I instancji.

Aby odpowiedzieć na zadane wcześniej pytanie, trzeba cofnąć się o pięć lat. W 2019 r. doszło bowiem do zmiany Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie tzw. mechanizmu filtrującego (art. 58a). Polega on na tym, że odwołanie od decyzji Sądu w sprawach m.in. z zakresu unijnego prawa własności intelektualnej przyjmuje się do rozpoznania, w całości lub w części, jeżeli występuje w nim kwestia istotna dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii. W praktyce jest to tzw. przedsąd, który pozwala na dopuszczenie do rozpoznania tylko części spraw, w stosunku do których odwołanie zostało wniesione.

Sprawa The Kaikai jest precedensowa w tym znaczeniu, że po raz pierwszy od momentu wprowadzenia mechanizmu filtrującego Trybunał dopuścił do rozpoznania odwołanie odorzeczenia Sądu dotyczącego decyzji EUIPO. Patrząc na statystyki w tym zakresie, taka decyzja należy zdecydowanie do rzadkości. W latach 2019-2020 do Trybunału wpłynęło łącznie 65 odwołań od wyroków Sądu, z czego ostatecznie żadne z nich nie zostało przyjęte do rozpoznania. W 2021 r. na 49 odwołań tylko sprawie The Kaikai nadano dalszy bieg. Dla porządku warto też zauważyć, że w latach 2022 oraz 2023 przyjętych do rozpoznania przez Trybunał zostało łącznie 5 spraw (na 123 odwołania, które w tym czasie wpłynęły).

Wprowadzenie przedsądu w sprawach m.in. z zakresu unijnego prawa własności intelektualnej spowodowane było wzrostem spraw rozpatrywanych przez europejskie instancje sądowe. Biorąc pod uwagę liczbę postępowań, które toczą się przez Izbami Odwoławczymi EUIPO, oczywistym jest, że sprawowanie nad nimi sądowej kontroli stanowi dla Sądu Unii Europejskiej wyzwanie organizacyjne. Zwłaszcza, że sędziów orzekających w tej instancji jest łącznie 54, a nie są to jedyne sprawy, których rozstrzyganie pozostaje w kompetencji Sądu. Ograniczenie drogi sądowej de facto do jednej instancji miało na celu odciążenie orzekającego w trybie odwoławczym Trybunału, w którym zasiada jedynie 27 sędziów. Pytanie jednak, czy na skutek tej zmiany nie zostały ograniczone gwarancje procesowe przysługujące stronom postępowań.

Patrząc na losy sprawy The Kaikai, nie ulega wątpliwości, że dwuinstancyjne sądownictwo europejskie gwarantuje najwyższą jakość orzecznictwa. Takie rozwiązanie systemowe stwarza bowiem możliwość szerszej refleksji nad kwestiami dyskusyjnymi lub w znacznej mierze subiektywnymi, które na ogół stanowią sedno spraw z zakresu własności intelektualnej. Pewnym rozwiązaniem tego problemu mogłoby być poszerzenie składu Trybunału o dodatkowych sędziów, jednak wymagałoby to przeprowadzenia zmian traktatowych, co przy braku konsensusu politycznego nie jest możliwe. Póki co pozostaje nam więc liczyć na wypracowanie merytorycznego konsensusu co do tego, jakie kwestie faktycznie wymagają rozstrzygnięcia przez najwyższą instancję sądową w Unii.

Autor: dr Tomasz Gawliczek, rzecznik patentowy i radca prawny, wspólnik w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, laureat III miejsca w konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2022.