Subskrybuj nas na Youtube
Naruszający prawo ochronne na znak towarowy musi liczyć się z tym, że zapłaci miliony złotych z tytułu bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Choćby na naruszeniu nic nie zyskał.
/>
Taki wniosek płynie z najnowszego wyroku Sądu Najwyższego. Jest on bardzo korzystny dla drobnych przedsiębiorców, których prawa zostały naruszone przez duży biznes. Sędziowie zaznaczyli bowiem, że naruszyciel nie może skutecznie powoływać się na okoliczność, że gdyby zdawał sobie sprawę z kosztów umowy licencyjnej, to by jej nigdy nie zawarł.
– Przyznanie racji tej argumentacji prowadzić by mogło do tego, że zawsze naruszyciel mógłby powiedzieć, że nie planował zawrzeć umowy – wskazał Sąd Najwyższy.
W 1996 r. dystrybutor nabiałowo-spożywczy Almar zarejestrował znak „mixełko”, używany do promowania produktów będących mieszaniną masła i innych tłuszczów. Wkrótce towar przy wykorzystaniu określenia „mixełko” wprowadziła na rynek Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol. W toku starć z Almarem zmieniła używaną nazwę na „miksełko” i sprzedawała produkt Miksełko Łaciate. W toku postępowań sądowych ustalono jednak, że nawet po zmianie Mlekpol naruszył prawa Almaru.
Ten ostatni postanowił więc wystąpić z powództwem na podstawie art. 296 ust. 1 prawa własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776). Określa on, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać od naruszyciela m.in. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Te dystrybutor wyliczył na ponad 3 mln zł, uznając, że stanowiły je nieuiszczone opłaty licencyjne. I tu powstał problem. Spółdzielnia mleczarska wskazywała bowiem, że nigdy nie zawarłaby umowy licencyjnej z Almarem, gdyby wiedziała, z jakimi kosztami się to wiąże. A to choćby dlatego, że używane przez nią oznaczenie „miksełko” nie miało realnego wpływu na sprzedaż produktu. Ten był chętnie wybierany przez konsumentów ze względu na duży napis na opakowaniu „Łaciate”, a nie niewielki – „miksełko”.
Sądy stanęły więc przed zadaniem ocenienia, czy ustawodawca w art. 296 ust. 1 p.w.p. chciał, by roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści obejmowało uzyskanie korzyści odpowiadających stosownej opłacie licencyjnej czy też jedynie zysków naruszyciela osiągniętych z działalności naruszycielskiej.
Sądy okręgowy i apelacyjny uznały za właściwą tę drugą koncepcję. „Należy przyjąć, że roszczenie to zostało oderwane od reżimu wydania korzyści z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia i obejmuje korzyści uzyskane w związku z naruszeniem prawa do znaku towarowego, rozumiane jako zysk” – stwierdził Sąd Apelacyjny w Krakowie. Dodał przy tym, że nawet gdyby przyjąć odmienny pogląd, to w niniejszej sprawie sposób obliczenia opłaty licencyjnej przez powoda był niezasadny. Niewłaściwe było bowiem określenie jej jako procentu od wartości sprzedaży spornego produktu.
„Bez wątpienia zasadnicze znaczenia ma renomowany znak towarowy »Łaciate« niezwykle charakterystyczny i kojarzony powszechnie na rynku produktów mlecznych. To posługiwanie się znakiem »Łaciate«, a nie dodanie określenia »miksełko« miało zasadnicze znaczenie dla poziomu sprzedaży produktów powoda” – wskazał sąd.
Powód od wyroku postanowił wnieść skargę kasacyjną. Jak się okazało: słusznie. – Argumentacja pozwanej sprowadza się do tego, że jej produkty są dobrze kojarzone na rynku, przez co naruszenie nie miało istotnego znaczenia. Ale jestem przekonany, że gdyby Coca-Cola wprowadziła produkt „Coca-Cola Łaciate” i argumentowała, że konsumenci wybierają go ze względu na bardziej rozpoznawalny znak „Coca-Cola”, to pozwana ostro by protestowała – przekonywał pełnomocnik Almaru.
Sąd Najwyższy zaś przyznał mu rację (sygn. akt III CSK 216/16). Podkreślił, że nie można korzyści utożsamiać jedynie z zyskiem. Może nią być także używanie cudzego znaku towarowego. To, czy przekłada się ono na zarobek naruszyciela, jest jego sprawą, a nie uprawnionego. Dlatego też wyrok sądu apelacyjnego został uchylony. Przy czym – co zaznaczył SN – nic nie stoi na przeszkodzie, by wysokość opłaty licencyjnej wyliczyć inaczej niż standardowe 3–5 proc. wartości sprzedaży spornego produktu.
– Okoliczności takie jak istotna różnica w pozycji rynkowej stron, niska wartość spornego oznaczenia, co wykluczało w rzeczywistości zawarcie umowy licencyjnej, korzystanie ze spornego oznaczenia w charakterze opisowym w połączeniu z innym znakiem nie mogą same w sobie przesądzać o braku bezprawności naruszenia czy też braku wystąpienia szkody po stronie uprawnionego – przyznaje rzecznik patentowy Marcin Kroll, wspólnik w kancelarii act BSWW. Dodaje jednak przy tym, że powinny być one brane pod uwagę przy obliczaniu przez biegłego hipotetycznej wysokości opłaty licencyjnej, która musi uwzględniać całokształt okoliczności sprawy.
