Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej może mieć skutek bezpośredni przed sądami Unii i służyć do wypełniania luk w unijnym prawodawstwie – wynika z opinii rzecznik generalnej TSUE z 13 lipca 2023 r. w sprawie C 382/21 P.
Niemiecka spółka The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR (dalej „KaiKai”) zgłosiła w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) 12 wzorów wspólnotowych dotyczących sprzętu gimnastycznego i sportowego. Dla wszystkich nich zastrzegła pierwszeństwo oparte na wcześniejszym międzynarodowym zgłoszeniu patentowym, dokonanym na podstawie układu o współpracy patentowej (PCT).
EUIPO przyjął zgłoszenie, ale odmówił uznania zastrzeżenia pierwszeństwa. Uznał, że przekroczony został sześciomiesięczny okres korzystania z tego prawa, wynikający z art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych. Stanowisko to potwierdziła izba odwoławcza EUIPO. KaiKai złożyła skargę do Sądu UE.
Sąd przyznał spółce rację i stwierdził nieważność decyzji EUIPO. Uznał, że zgłoszenie KaiKai w ramach PCT można zakwalifikować jako międzynarodowe zgłoszenie patentowe, a nie tylko jako zgłoszenie wzoru użytkowego. W tym wypadku prawo UE milczy na temat okresu pierwszeństwa. Aby wypełnić tę lukę prawną, sąd odwołał się do umowy międzynarodowej – konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, która przewiduje 12-miesięczny okres prawa pierwszeństwa dla patentów.
EUIPO, popierany przez Komisję Europejską, wniósł do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o uchylenie wyroku i oddalenie skargi wniesionej przez KaiKai w I instancji.
W oczekiwaniu na wyrok swoją opinię przedstawiła rzecznik generalna TSUE Tamara Ćapeta. Odpowiedziała w niej na pytanie o skutek, jaki może mieć przed sądami unijnymi umowa międzynarodowa, taka jak konwencja paryska. EUIPO i KE twierdziły, że nie może być to skutek bezpośredni, zmierzający do dostarczenia rozwiązania w danych okolicznościach faktycznych, a co najwyżej skutek pośredni lub interpretacyjny, służący na przykład jako wskazówka do wykładni innego przepisu.
„Wszystkie państwa członkowskie Unii są jej (konwencji – red.) stronami, ale to samo w sobie nie oznacza, że konwencja paryska jest również częścią porządku prawnego Unii i wiąże jej instytucje” – czytamy w opinii. Rzecznik stwierdziła jednak, że Unia jest stroną porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (porozumienie TRIPS), która odsyła do niektórych przepisów konwencji paryskiej, w tym do przepisu istotnego w rozpatrywanej sprawie. Z opinii wynika, że ponieważ prawodawca unijny w rozporządzeniu 6/2002 zamierzał dostosować prawo UE do konwencji paryskiej w odniesieniu do istnienia i długości praw pierwszeństwa, w tym przypadku konwencja może wywierać skutek bezpośredni, a tym samym również interpretacyjny.
Po tym spostrzeżeniu aktualne pozostało pytanie, czy sąd stwierdzając lukę prawną w art. 41 ust. 1 rozporządzenia 6/2002, nie dokonał wykładni contra legem. Przepis ten odnosi się tylko do wzorów użytkowych i przemysłowych.
„Brak jakiejkolwiek wzmianki o patentach wydaje się w tym kontekście przeoczeniem prawodawcy unijnego. W kontekście wykładni zgodnej sąd jest zobowiązany do skorygowania ewentualnych niedopatrzeń prawodawcy. W związku z tym Sąd nie powinien być pozbawiony możliwości stwierdzenia luki prawnej w oparciu o rzekomy wymóg konwencji paryskiej (…)” – stwierdziła rzecznik generalna.
Osobną kwestią pozostało, czy dokonana przed sąd wykładnia konwencji paryskiej była prawidłowa. Akt ten przyznaje 12-miesięczny termin pierwszeństwa patentom i wzorom użytkowym oraz 6-miesięczny termin pierwszeństwa wzorom przemysłowym i znakom towarowym. Milczy natomiast w odniesieniu do kombinacji składającej się z wcześniejszego patentu i z późniejszego wzoru. Rzecznik, analizując materiały przygotowawcze konwencji paryskiej, doszła do wniosku, że zasadą jest okres 6-miesięczny, a powodem jego przedłużenia dla patentów była długość procedur zgłaszania w niektórych krajach patentu jako prawa późniejszego. To doprowadziło ją do konkluzji, że „długość terminów pierwszeństwa przewidzianych w (…) konwencji paryskiej zależy od charakteru późniejszego, a nie pierwszego zgłoszenia”. W sytuacji gdy wcześniejsze zgłoszenie KaiKai uznano za międzynarodowe zgłoszenie patentowe, a późniejsze za zgłoszenie wzoru, zastosowanie powinien mieć 6-miesięczny okres przewidziany dla wzoru, a nie 12-miesięczny okres dla patentu. Z tego względu rzecznik zasugerowała, by TSUE uchylił wyrok Sądu UE i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania.
We wnioskach czytamy: „proponuję, aby Trybunał zinterpretował konwencję paryską w ten sposób, że dopuszcza ona, aby zgłoszenie późniejszego wzoru (w tym wzoru wspólnotowego) opierało się na wcześniejszym zgłoszeniu o udzielenie patentu, pod warunkiem że zachodzi istotna identyczność przedmiotu zgłoszenia. Długość terminu pierwszeństwa w takim przypadku wynosi sześć miesięcy, zgodnie z tym, co przewiduje konwencja paryska w odniesieniu do wzorów przemysłowych”. ©℗
