Badanie, czy podmiot zgłaszający znak towarowy do rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) działał, mając świadomość niezgodności swojego postępowania z normami, musi obejmować wszelkie istotne okoliczności – orzekł Sąd UE pierwszej instancji.
Włoska spółka SA.PAR, rejestrując znak słowny Gruppo Salini m.in. dla usług finansowych i konstrukcji budowlanych, działała w złej wierze – uznała Izba Odwoławcza OHIM. Uchyliła więc przychylną dla tego przedsiębiorcy decyzję wydziału unieważnień urzędu. Skutkiem tego SA.PAR nie mogła już występować na rynku jako właściciel praw do oznaczenia zawierającego słowo Salini. Zaskarżyła więc unieważnienie znaku do sądu w Luksemburgu. Ten przychylił się jednak do zdania izby i interwenienta – spółki Salini Construttori, który wniósł o unieważnienie rejestracji.
Sąd orzekł, że chociaż prawo Unii nie definiuje złej wiary rejestrującego znak, to jednak analiza takich okoliczności – jak wiedza o używaniu przez kogoś innego identycznego lub podobnego oznaczenia albo zamiar zablokowania dalszego używania go – świadczy o złej wierze wnioskodawcy. Sędziowie dodali, że czasem wystarczy wziąć pod uwagę logikę handlową, jaką kieruje się zgłaszający, lub chronologię wydarzeń związanych z czynnościami zmierzającymi do uzyskania praw do znaku.
W tym wypadku chodziło o walkę między dwoma klanami tej samej włoskiej rodziny Salinich, która od lat prowadziła w spółce akcyjnej szeroko zakrojoną działalność w kraju i za granicą. Salini Construttori budowała, a także projektowała duże publiczne roboty infrastrukturalne.
Dlatego osoby, które w nowej spółce z o.o. chciały zarejestrować znak Gruppo Salini wiedziały, że Salini Constuttori jest firmą spółki znanej od lat. Było to tym bardziej oczywiste, że wspólnicy ci zajmowali wysokie stanowiska w dyrekcji i zarządzie spółki akcyjnej, mając wpływ na jej decyzje, m.in. związane z zaniechaniem rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Dlatego Salini, którzy zawiązali rokosz, nie mogli – zdaniem sądu – powoływać się na zasadę prawa Unii, zgodnie z którą samo używanie przez innego przedsiębiorcę niezarejestrowanego znaku towarowego nie stoi na przeszkodzie temu, by podobny lub identyczny znak został zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy. Działali bowiem w złej wierze.
ORZECZNICTWO
Wyrok w sprawie T-321/10.