? OPIS SYTUACJI: Zarząd spółki Justyna SA z siedzibą w Józefowie pod Warszawą planuje wprowadzić nowe produkty kosmetyczne na rynki zagraniczne, na których prowadzi sprzedaż za pośrednictwem spółek zależnych i wyłącznych dystrybutorów. Zamierza ponadto dokonać zmian w portfolio produktów oferowanych na krajowym rynku. Kilka z nich ma zostać „odświeżonych”, co polegać ma m.in. na odnowieniu szaty graficznej produktów, przy zachowaniu dotychczasowych nazw. Spółka jest świadoma konieczności ochrony jej praw własności intelektualnej i wynikających stąd korzyści. Jest właścicielem kilkunastu zarejestrowanych znaków towarowych, wzorów przemysłowych, a także trzech wynalazków chronionych patentami. Chroniąc swoją własność intelektualną (IP), podejmuje należyte starania, aby nie naruszać praw wyłącznych osób trzecich. Spółka na stałe współpracuje z kancelarią rzeczników patentowych, dodatkowo w ramach działu prawnego spółki jeden z jej prawników jest odpowiedzialny za utrzymanie ochrony jej praw własności intelektualnej, w tym za koordynację procesów i postępowań sądowych dotyczących praw własności przemysłowej, zarówno w Polsce, jak i innych jurysdykcjach. Z uwagi na zaawansowane stadium wdrożenia nowych produktów oraz konieczność m.in. podjęcia wiążących decyzji, zarząd zorganizował spotkanie. Wzięli w nim udział: Janina Kowalska, prezes zarządu, Witold Skrzeszewski, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za sprzedaż na rynku polskim, Ewa Ochocka, dyrektor działu marketingu, Roman Oskroba, dyrektor działu rynków zagranicznych oraz radca prawny Wiktor Sawczuk, odpowiedzialny za koordynację wszelkich kwestii prawnych dotyczących prawa własności intelektualnej.
– Dziękuję państwu za spotkanie, mam nadzieję, że będzie owocne. Jak państwo wiecie, musimy podjąć decyzje co do kilku rynków, na których wyniki sprzedaży nie są satysfakcjonujące. Co więcej, chciałabym, abyśmy wspólnie ustalili przyczynę tego zjawiska. Otwieram zatem dyskusję – rozpoczęła prezes Kowalska.
Reklama
– Pani prezes, wydaje mi się, że przyczyna nie leży ani w jakości, ani w cenie – zabrał głos wiceprezes Skrzeszewski. – Wydaje mi się, że nasze produkty, choć oparte na innowacyjnej formule, mówiąc kolokwialnie, trochę się opatrzyły i warto byłoby zastanowić się nad rebrandingiem, przynajmniej jeśli chodzi o nasz rodzimy rynek. Konkurencja jest duża, nasi główni konkurenci w segmencie kosmetyków dostępnych w sieciach handlowych są bardzo aktywni, jeśli chodzi o nową ofertę produktową.

Reklama
– Co pan zatem proponuje? – zapytała prezes Kowalska.
– Dość istotną zmianę layoutów trzech naszych kremów: A, B oraz C. Uważam, że te kremy nieco się opatrzyły klientom. To są dobre produkty, oparte na opatentowanej formule, rozpoznawalne, więc odświeżenie szaty graficznej nie zaszkodzi, a na pewno może poprawić sprzedaż – podsumował wiceprezes Skrzeszewski.
– Pani dyrektor, czy zgadza się pani z tą diagnozą? A jeżeli tak, co pani proponuje? – prezes Kowalska zwróciła się do Ewy Ochockiej, dyrektor marketingu.
– Tak, zgadzam się i przygotowaliśmy nawet sześć propozycji projektów graficznych, otrzymaliście je państwo w teczkach, które leżą przed wami. Trzy z nich to wynik pracy mojego działu, przy czym jeden z nich zaproponowała nowa praktykantka Małgorzata Zielińska, studentka zatrudniona na zlecenie. Dwa pozostałe to efekt pracy moich pracowników. Nie ukrywam, że chciałam, aby na te kwestie spojrzał także ktoś z zewnątrz, więc poprosiłam zaprzyjaźnioną agencję reklamową Active Image o pomoc i jeszcze wczoraj dostałam trzy projekty – powiedziała Ewa Ochocka.
– Bardzo dobrze, co państwo sądzicie? – zagaiła prezes.
– Świetny jest ten projekt stażystki – idealnie pasuje do kremu A. Bardzo przyzwoity jest layout autorstwa naszego pracownika, pana Michała. Ja bym go wykorzystał do kremu B. No i temu ostatniemu projektowi Active Image nie sposób odmówić celnego pomysłu na dobre opakowanie kosmetyku, idealnego w przypadku produktu C – podsumował Roman Oskroba. Jego zdanie spotkało się z pełną aprobatą wszystkich zgromadzonych.
– Zatem działamy – zdecydowała prezes. – Panie mecenasie, rozumiem, że zgłaszamy te grafiki jako znaki słowno-graficzne? Co pan proponuje? – zwróciła się do Wiktora Sawczuka.
– Oczywiście, z tym że zanim dokonamy zgłoszeń, musimy wyjaśnić kwestię praw autorskich – zauważył radca prawny. – Co do projektu pana Michała, to, o ile pamiętam, pan Michał ma w zakresie obowiązków zapisanych w umowie o pracę tworzenie projektów graficznych, zatem autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów, jakie stworzy pan Michał w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych, przysługują spółce. Oczywiście jeszcze to sprawdzę. Jeżeli tak nie jest, to albo aneksuję umowę o pracę z panem Michałem, albo podpiszemy oddzielną umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu.
RADA 1
– Co do projektu pani Małgosi, to tu sprawa jest oczywista: musimy, jeżeli chcemy skorzystać z tego projektu, nabyć autorkie prawa majątkowe do niego w drodze osobnej umowy i zapłacić ustalone wynagrodzenie. Z kolei nasza ramowa umowa o współpracy z Active Image przewiduje, że całość autorskich praw majątkowych do zaakceptowanych przez nas projektów, jakie stworzą na nasze zamówienie w ramach ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia, będzie przeniesiona w drodze osobnej umowy cesji autorskich praw majątkowych. Wzór takiej umowy znajduje się wśród załączników do umowy ramowej, więc i tu sytuację mamy dość klarowną – wyjaśnił Wiktor Sawczuk.
– Panie mecenasie, zakładam, że umowy będziemy mieli podpisane za jakieś dwa tygodnie, sam obieg dokumentów z Krakowa do Warszawy zajmie pewnie trzy dni, czy nie moglibyśmy już ruszyć z produkcją i zamówieniem nowych opakowań? Przecież porozumiemy się z Active Image mailowo? – zapytał wiceprezes Skrzeszewski.
RADA 2
– To nie jest dobry pomysł, panie prezesie. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Jeżeli z jakichś względów nie będziemy mogli podpisać umowy na dany projekt Active Image, a zaczniemy sprzedaż czy choćby rozpoczniemy produkcję – będziemy w sytuacji nie do pozazdroszczenia, niezależnie od tego, że jest to stały kontrahent. Poza tym nie ukrywam, że chciałbym nieco rozszerzyć pola eksploatacji w odniesieniu do wskazanego we wzorze będącym załącznikiem do umowy ramowej. Chciałbym, aby pola eksploatacji, na którym ten layout będziemy mogli wykorzystać, obejmowały także możliwość wykorzystywania utworzonych przez Active Image utworów w kampaniach reklamowych prowadzonych na portalach społecznościowych. Ta kwestia nam umknęła 1,5 roku temu, bo zazwyczaj takie kampanie zlecaliśmy firmom zewnętrznym i zapewne teraz też tak będzie, ale mimo wszystko warto mieć taką możliwość – powiedział Wiktor Sawczuk.
RADA 3
– Pan mecenas ma rację, wyjaśnijmy tę kwestię przy okazji. Dodatkowo chciałabym, abyśmy poruszyli kwestię rynku niemieckiego i ukraińskiego. Panie Romanie, mówił mi pan, że chce zwiększyć swoją ofertę dla naszych odbiorców na tamtych rynkach. Czy któryś z tych projektów mógłby pan wykorzystać? – zapytała prezes.
– Tak, oczywiście. Projekt dla produktu C, stworzony przez Active Image, byłby bardzo odpowiedni na opakowanie kremu dla kobiet z problemami cery dojrzałej 40+, który chciałbym wprowadzić na rynek niemiecki i, przynajmniej na próbę, na Ukrainie – odpowiedział Roman Oskroba.
– Panie mecenasie, co zatem pan proponuje, jeśli chodzi o zabezpieczenie naszych praw do projektów? – zapytał wiceprezes Skrzeszewski. – Nie ukrywam, że zarówno mnie, jak pani prezes zależy na czasie i oczywiście, jak zawsze, na stosunkowo niedużych kosztach.
RADA 4
– Postaram się zrobić, co w mojej mocy – odpowiedział Sawczuk. – Projekty dla produktów A, B i C proponuję zgłosić jako słowno-graficzne znaki towarowe dla towarów w klasie 3 według klasyfikacji nicejskiej (wyroby kosmetyczne) w polskim Urzędzie Patentowym. Procedura zgłoszeniowa nie potrwa dłużej niż 1,5 roku.
RADA 5
– Jeżeli pan Roman chciałby, abyśmy sprzedawali produkt C w Niemczech, to możemy zgłosić go w niemieckim urzędzie patentowym i w tym celu wynająć niemiecką kancelarię rzecznikowską lub – co będzie chyba szybsze – poprosić naszych polskich rzeczników, aby dokonali zgłoszenia w OHIM w Alicante. Po około roku będziemy mieli zarejestrowany znak towarowy. Znak chroniony we wszystkich krajach UE, co gorąco rekomenduję – kontynuował mecenas.
W przypadku rynku ukraińskiego także możemy działać na dwa sposoby: poprosić naszych ukraińskich rzeczników o asystę i dokonać zgłoszenia krajowego w ukraińskim urzędzie patentowym lub w oparciu o dokonane polskie zgłoszenie znaku C w Urzędzie Patentowym w Polsce – złożyć wniosek do WIPO w Genewie o rejestrację międzynarodową tego znaku, z wyznaczeniem
RADA 6
Ukrainy jako państwa, w którym nasz znak ma być chroniony. Jeżeli ukraiński urząd patentowy lub osoby trzecie nie będą oponować przeciw naszej rejestracji, to po roku będziemy posiadać wyłączne prawa do tego znaku towarowego na terytorium Ukrainy. I nie będziemy musieli wynajmować lokalnej kancelarii i czekać na rejestrację 3 lat.
– Oczywiście, jeżeli pani prezes pozwoli, przed jakimikolwiek zgłoszeniami nasza kancelaria rzecznikowska rekomenduje przeprowadzenie możliwie jak najdokładiejsze badania w dostępnych bazach polskiego Urzędu Patentowego, WIPO oraz OHIM w zakresie ewentualnych wcześniejszych praw osób trzecich do naszych nowych projektów, które mogłyby stanowić potencjalną przeszkodę w uzyskaniu praw wyłącznych – zakończył Wiktor Sawczuk.
– Panie mecenasie, niech pan działa. A państwu dziękuję za bardzo rzeczowe spotkanie – zakończyła dyskusję prezes Kowalska.
1 RADA PRAWNIKA
Nabycie praw bez dodatkowej umowy
W relacjach pracodawca – pracownik ustawodawca w art. 12 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631; dalej u.p.a.) umożliwia dość sprawne nabycie autorskich praw majątkowych, bez konieczności zawierania dodatkowej umowy cesji tych praw. Ustęp 1 tego artykułu stanowi, że jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Jeżeli pracodawca, w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia, twórca może wyznaczyć pracodawcy na piśmie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu, z tym skutkiem, że po jego bezskutecznym upływie, prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do twórcy, chyba że umowa stanowi inaczej. Strony w umowie o pracę mogą określić inny termin na przystąpienie do rozpowszechniania utworu.
Innymi słowy: pracodawca w odniesieniu do pracowników, którzy w ramach określonych przez niego obowiązków mogą stworzyć jakiekolwiek utwory w rozumieniu ustawy, nabywa pełnię autorskich praw majątkowych do danego utworu z chwilą jego przyjęcia (czyli np. akceptacji). Pracownikami takimi zazwyczaj są graficy, informatycy, pracownicy działów marketingu i PR. Ustawa nie wspomina, w zakresie jakich pól eksploatacji dochodzi do nabycia autorskich praw majątkowych. Dlatego celowe jest, z punktu widzenia pracodawcy, wyraźne wymienienie pól eksploatacji w umowie o pracę.
2 RADA PRAWNIKA
Nie wystarczy wypłata wynagrodzenia, trzeba też przenieść autorskie prawa majątkowe
Zgodnie z treścią art. 53 o prawie autorskim i prawach pokrewnych umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ustawa nie przewiduje możliwości przeniesienia autorskich praw majątkowych w innej formie (np. ustnej). Częstym błędem przedsiębiorców jest zapłata wynagrodzenia twórcy za stworzenie danego projektu bez zawarcia stosownej umowy cesji praw autorskich. W takim przypadku należy wyraźnie podkreślić, że pomimo uzyskania wynagrodzenia twórca w dalszym ciągu posiada pełnię autorskich praw majątkowych do danego projektu, a przedsiębiorca nie może z niego korzystać, pomimo że zapłacił wynagrodzenie.
Logotyp, projekt szaty graficznej danego produktu (niezależnie od możliwości ochrony na gruncie ustawy Prawo Własności Przemysłowej) stanowić mogą utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stąd też przed zgłoszeniem go do ochrony jako słowno-graficzny lub graficzny znak towarowy zgłaszający powinien dysponować autorskimi majątkowymi prawami do tego projektu. W tym celu powinien zawrzeć stosowną umowę przeniesienia w zakresie autorskich praw majątkowych.
3 RADA PRAWNIKA
Pola eksploatacji najlepiej określić możliwie szeroko
Zgodnie z treścią art. 41 pkt. 2 u.p.a. umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej licencją, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Oznacza to, że w interesie nabywcy jest, aby umowa cesji w zakresie pól eksploatacji maksymalnie szeroko je określała. Zgodnie z treścią punktu 4 ww. art. ustawy umowa cesji autorskich praw majątkowych może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. Art. 50 ustawy przewiduje przykładowy katalog pól eksploatacji: „w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym”. Tym niemniej katalog ten winien być zawsze z punktu widzenia interesów nabywcy maksymalnie szeroki.
Trzeba jednak pamiętać, że umowa cesji praw autorskich w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy, mających powstać w przyszłości, jest nieważna. Oznacza to, że umowy ramowe pomiędzy przedsiębiorcami powinny w zakresie przejścia praw autorskich określać standardowe warunki tego przejścia, np. powinny zobowiązywać do zawierania umów cesji według ustalonego wcześniej standardowego wzorca umownego. Klauzule przejścia praw autorskich dotyczące utworów, które mają powstać w przyszłości, będą nieważne.
4 RADA PRAWNIKA
Rejestracja krajowa: szybkie procedury, ochrona z chwilą zgłoszenia
Zakres ochrony znaków towarowych w Polsce wyznaczają przepisy ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410; dalej p.w.p.). Zgodnie z art. 120 p.w.p. znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. W oparciu o powyższą definicję wyróżniamy znaki towarowe słowne, słowno-graficzne (m.in. etykiety zawierające wyróżniające, fantazyjne elementy graficzne wraz z elementami słownymi, np. ww. słownymi znakami towarowymi), graficzne (kompozycje kolorystyczne, wizerunki), przestrzenne (fantazyjne kształty produktów, słowno-graficzno-przestrzenne, dźwiękowe etc).
Decyzja o używaniu danego znaku towarowego powinna być poprzedzona decyzją o zgłoszeniu danego znaku towarowego do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP, aby właściciel znaku mógł w przyszłości skutecznie dochodzić swoich praw.
Zgłoszenie danego znaku towarowego do rejestracji powinno być poprzedzone przeprowadzeniem stosownego badania pod kątem jego zdolności rejestrowej. W szczególności badanie to powinno dotyczyć tego, czy dany znak towarowy posiada dostateczne znamiona odróżniające (czy nie ma charakteru opisowego) oraz czy ewentualna rejestracja tego znaku towarowego nie będzie kolidowała z wcześniejszymi prawami osób trzecich (np. wcześniej zgłoszonymi albo zarejestrowanymi znakami towarowymi lub prawami innego rodzaju, takimi jak prawa autorskie do logotypu). Znak towarowy podlega ochronie od chwili jego zgłoszenia. Oznacza to, że znak ten może stanowić podstawę do odmowy rejestracji znaków późniejszych (np. identycznych lub podobnych zgłoszonych na identyczne lub podobne towary), jeżeli używanie go może spowodować wśród części odbiorców błąd, polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami. Po przeprowadzeniu postępowania zgłoszeniowego (trwającego zazwyczaj około 1,5 roku) Urząd Patentowy RP wydaje decyzję albo o udzieleniu prawa ochronnego na dany znak, albo decyzję o odmowie udzielenia prawa. Decyzja ta ma charakter decyzji administracyjnej i przysługuje od niej wniosek o ponowne rozpatrzenie, w dalszej kolejności skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego od decyzji Urzędu Patentowego RP i skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego. Udzielenie prawa ochronnego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za 10-letni okres ochrony. Tym samym czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym RP, jednak istnieje możliwość przedłużenia jej na wniosek uprawnionego na kolejne okresy dziesięcioletnie.
5 RADA PRAWNIKA
Wspólnotowy znak towarowy sposobem na ochronę w całej UE
Podstawą prawną systemu wspólnotowych znaków towarowych jest rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. UE z 2009 r. L 78; dalej: rozporządzenie 207/2009).
Znaki towarowe wspólnotowe udzielone na podstawie rozporządzenia koegzystują z prawami krajowymi (udzielonymi na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej – p.w.p.) oraz prawami do znaków towarowych udzielonymi na podstawie przepisów porozumienia madryckiego (Dz.U. z 1993 r. nr 116, poz. 514) i protokołem do tego porozumienia (Dz.U. z 2003 r. nr 13, poz. 129, 130). Rejestracją znaku towarowego Wspólnoty zajmuje się Urząd do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM).
Wspólnotowy znak towarowy ma charakter unitarny, co oznacza, że skutki zgłoszenia znaku i wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego rozciągają się automatycznie na terytorium Wspólnoty. Oznacza to także, że w wypadku zaistnienia okoliczności stanowiących o przeszkodach rejestracji danego wspólnotowego znaku towarowego (dany znak towarowy nie posiada dostatecznych znamion odróżniających, rejestracja tego znaku naruszałaby prawa osób trzecich) urząd wyda decyzję o odmowie rejestracji w stosunku do terytorium całej Wspólnoty, a nie do kilku krajów, w których wyżej wskazane przeszkody mają miejsce. Ta sama zasada będzie obowiązywała w przypadku unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego – ewentualna decyzja o jego unieważnieniu będzie dotyczyła terenu całej Wspólnoty. W konsekwencji nie jest możliwa sytuacja polegająca na tym, że dany znak towarowy zostanie unieważniony na terytorium Niemiec, a na pozostałym terytorium Wspólnoty znak ten pozostanie ważny. Rozporządzenie przewiduje analogiczne (co do zasady) reguły badania zdolności rejestrowej wspólnotowych znaków towarowych w stosunku do ustawodawstwa krajowego poszczególnych krajów członkowskich UE, w tym ustawodawstwa polskiego.
6 RADA PRAWNIKA
System międzynarodowy alternatywą dla rejestracji w każdym z państw z osobna
Rejestracja znaku towarowego w każdym z państw z osobna to sposób stosunkowo kosztowny i czasochłonny. Standardem jest 2- lub 3-letnia procedura zgłoszeniowa przed poszczególnymi urzędami patentowymi oraz konieczność wynajęcia lokalnej kancelarii patentowej.
Polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać także z innych ścieżek, a mianowicie uzyskać prawa ochronne na swoje znaki towarowe w trybie międzynarodowym lub wspólnotowym. Podstawą prawną systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych są ratyfikowane przez Polskę dwa traktaty, porozumienie madryckie i protokół do porozumienia madryckiego. Międzynarodowej rejestracji znaków towarowych dokonuje Międzynarodowe Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z siedzibą w Genewie.
Prawo ochronne na znak towarowy w trybie międzynarodowym mogą uzyskać osoby fizyczne lub prawne. Podstawowymi warunkami rejestracji znaków towarowych w trybie międzynarodowym są: posiadanie siedziby lub przedstawicielstwa w państwie, które przystąpiło do jednego z dwóch traktatów (lub do dwóch jednocześnie) przez osoby prawne, będące zgłaszającym dany znak towarowy, posiadanie obywatelstwa kraju, który przystąpił do jednego z dwóch traktatów (lub do dwóch jednocześnie) przez osoby fizyczne, albo zamieszkanie przez daną osobę fizyczną w kraju będącym członkiem porozumienia madryckiego. Podstawową zasadą międzynarodowej rejestracji znaków na podstawie porozumienia madryckiego jest obowiązek uprzedniej rejestracji w kraju pochodzenia znaku.
Wniosek o międzynarodową rejestrację znaku towarowego musi dotyczyć jednego lub więcej krajów porozumienia, w którym znak ma podlegać ochronie. Wniosek o rejestrację międzynarodową nie może dotyczyć kraju, w którym znak został zarejestrowany po raz pierwszy w trybie krajowym (kraju pochodzenia uprawnionego z rejestracji). Dalsze kraje mogą być wyznaczane później. Kolejną zasadą jest to, że kraje te mogą być wyznaczane, jeżeli dany kraj i kraj pochodzenia znaku są stronami tego samego traktatu (porozumienia madryckiego lub protokołu).
Wniosek o międzynarodową rejestrację musi zostać złożony za pośrednictwem urzędu patentowego kraju pochodzenia znaku.
Po upływie 5 lat ochrona znaku towarowego zarejestrowanego w trybie porozumienia madryckiego staje się niezależna od rejestracji w kraju pochodzenia. Ochrona znaku towarowego trwa przez 10 lat z możliwością przedłużenia go na kolejne okresy 10-letnie.
Wybranie trybu międzynarodowego zapewnia wymierne korzyści. Właściciel znaku towarowego wypełnia tylko jeden wniosek (w jednym języku). Unika również wnoszenia opłat w każdym z osobna urzędzie patentowym danego kraju, w którym znak ma podlegać ochronie. W konsekwencji takie same korzyści będą dotyczyły sytuacji wniosku o przedłużenie prawa ochronnego: jeden wniosek do biura w Genewie zamiast kilku wniosków do poszczególnych państw. W odniesieniu do międzynarodowej rejestracji znaków towarowych na podstawie protokołu do porozumienia madryckiego podstawą ubiegania się o rejestrację międzynarodową może być uprzednie samo zgłoszenie znaku lub jego rejestracja krajowa w kraju będącym członkiem protokołu. Oznacza to, że przedsiębiorca nie jest zobligowany do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, który ma być zgłoszony w trybie międzynarodowym – wystarczy jedynie wykazanie, że przedsiębiorca ten poczynił starania mające na celu uzyskanie takiego prawa – dokonał zgłoszenia.
! PODSUMOWANIE
Marketingowy zabieg polegający na odświeżeniu wizerunku produktu, w szczególności poprzez wprowadzenie nowego logotypu, mający na celu poprawę jego atrakcyjności, może być obarczony pewnym ryzykiem prawnym. Świadomy przedsiębiorca, chroniący własną własność intelektualną i jednocześnie respektujący cudze prawa w tym zakresie, jest jednak w stanie, przy dołożeniu należytej staranności, owo ryzyko zneutralizować.
Podstawowe zasady, które powinny być w tym względzie zachowane, to respektowanie reżimu prawnego, wynikającego z prawa autorskiego w zakresie umów przenoszących prawa majątkowe do utworów, jeśli takim okaże się logotyp. Nieprzestrzeganie tego reżimu w praktyce oznacza bezprawne korzystanie z cudzych praw i może narazić przedsiębiorcę na odpowiedzialność karną lub cywilną. Z kolei nieskorzystanie ze szczególnej ochrony, jaką przewidują stosowne przepisy dla znaków towarowych, oznaczać może, co jest szczególnie istotne w przypadku osiągnięcia sukcesu rynkowego, stworzenie korzystnej sytuacji dla konkurencji, ułatwiające jej odebranie części klienteli. Przedsiębiorca, który nie zabezpiecza swoich interesów poprzez uzyskanie praw wyłącznych, pozwalających w pewnych przypadkach nawet na zmonopolizowanie rynku w zakresie posługiwania się danym logotypem, pozbawia się możliwości skorzystania ze skutecznych i stosunkowo łatwych do zastosowania instrumentów prawnych.
Również w przypadku ekspansji na rynki zagraniczne konieczne jest przedsięwzięcie kroków zabezpieczających te interesy. Wybór odpowiedniej strategii w tym względzie oczywiście powinien być podyktowany przede wszystkim komercyjną atrakcyjnością wybranych rynków, ale także kosztami oraz szybkością uzyskania ochrony oraz szybkością i skutecznością w zakresie egzekwowania praw własności przemysłowej.