Problem: Ostatnio głośnym echem odbił się spór koncernu Apple z właścicielem domeny ap.pl. Pod tym adresem internetowym od kilku lat prowadzi sklep z akcesoriami do tabletów i komputerów warszawski przedsiębiorca. Koncern Apple domaga się oddania domeny. Twierdzi, że adres ap.pl fonetycznie przypomina jego nazwę i znak towarowy. Zarzuca, że adres domeny wprowadza w błąd.
dr Bogdan Fischer radca prawny, partner w kancelarii prawnej Chałas i Wspólnicy, arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz przy Krajowej Izbie Gospodarczej / Dziennik Gazeta Prawna
Marcin Maruta radca prawny, wspólnik kancelarii Maruta Wachta sp. j. specjalizującej się w prawie nowoczesnych technologii / Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Reklama
Czy firma Apple ma szansę wygrać spór? Czy roszczenia są zasadne? Czy rzeczywiście można mówić tutaj o podobieństwie? Czy w tym wypadku można zarzucić korzystanie w sposób nieuprawniony z renomy znaków towarowych? Co w sytuacji, kiedy firma zarejestrowała domenę z nazwą podobną lub identyczną z tą, którą nosi inna firma? Czy ta druga ma szansę, by wygrać spór o odzyskanie domeny? O odpowiedzi poprosiliśmy ekspertów.

Reklama
OPINIE EKSPERTÓW
Przepisy o znakach towarowych w sposób szczególny chronią znaki (marki) powszechnie znane czy renomowane (np. właśnie Apple), cieszące się wśród konsumentów szczególnym uznaniem. Przepisy prawa wprowadzają w stosunku do takich znaków rozszerzoną ochronę, rozciągającą się na jakiekolwiek towary, a nie tylko na należące do tej samej kategorii co zarejestrowany znak. Dlatego przedsiębiorca sprzedający np. materiały stomatologiczne może korzystać z nazwy domeny zbieżnej z zarejestrowanym znakiem innego podmiotu, który zarejestrował ten znak w innych kategoriach (tj. niezwiązanych z materiałami stomatologicznymi), pod warunkiem że wykaże, iż przysługują mu prawa do takiej nazwy domeny, gdyż np. sam zarejestrował znak towarowy lub nazwa ta odpowiada nazwie jego przedsiębiorstwa.
W przypadku marek renomowanych nie ma znaczenia, w zakresie jakiej działalności wykorzystywana jest sporna domena. Dla stwierdzenia naruszenia praw podmiotu posiadającego ów renomowany znak towarowy wystarczy ryzyko wystąpienia szkodliwego wpływu dla jego odróżniającego charakteru bądź renomy. Przy czym naruszenia można się dopuścić poprzez czynne korzystanie z domeny i czerpanie korzyści z wykorzystywania renomowanego znaku, gdy użytkownicy wpisując nazwę znanej marki jako adres domeny, zakładają, że znajdą właściwą stronę, a trafiają na stronę konkurenta. Do naruszenia może dojść również wyłącznie poprzez rejestrację, a następnie blokowanie takiej strony i uniemożliwienie korzystania z niej uprawnionemu podmiotowi.
Osoba, której prawa zostały naruszone, może powołać się również na przepisy regulujące zasady prowadzenia uczciwej konkurencji w obrocie gospodarczym. Najczęściej występującymi czynami nieuczciwej konkurencji związanymi z rejestracją adresów internetowych są: wprowadzanie w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa, wprowadzanie w błąd co do pochodzenia towarów lub usług bądź też utrudnianie dostępu do rynku (tj. rynku online).
W tym kontekście pewne trudności sądom orzekającym w sporach o domeny sprawia to, że z naruszeniem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mamy do czynienia tylko w relacjach między prowadzącymi działalność gospodarczą. W pewnych sytuacjach, pomimo nieprowadzenia takiej działalności, spekulanci domenowi mogą być traktowani tak, jak gdyby ją prowadzili. Czasem wystarczające jest, aby stwierdzone zostało, że handlują oni większą liczbą domen, czyniąc z tego procederu niejako profesjonalną działalność będącą źródłem stałych dochodów.
Na koniec kwestia zarzutu typosquatingu (oszukiwania użytkowników przy wykorzystywaniu typowych błędów literowych popełnianych w trakcie wpisywania adresu internetowego), przy którym brane jest pod uwagę podobieństwo nazwy domeny i oznaczenia. Powinny być poddane ocenie słuchowej i wizualnej; nie należy porównywać różnic, ale elementy zbieżne, uwzględniając renomę oznaczenia. Powinno się porównywać oznaczenia z uwzględnieniem okoliczności, w których odbiorcy korzystają z usług dostępnych za ich pośrednictwem. Niewielkie różnice pomiędzy oznaczeniem przedsiębiorstwa a nazwą domeny, w szczególności jej zapisem fonetycznym, modyfikacją znaku lub z popełnionym błędem literowym nie wyłączają uznania podobieństwa.
Prawa do domeny są specyficznym uprawnieniem: powstają w wyniku rejestracji domeny na mocy zwykłej umowy między rejestrującym a rejestratorem. Nie są więc podobne do np. praw autorskich (które powstają z mocy ustawy). W przypadku domen obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, tak więc osoba, która zarejestrowała domenę ap.pl (o ile wiem, dość dawno temu), jest legalnym jej użytkownikiem. Apple ma dwie drogi – albo domenę odkupić, albo podważyć prawa do dysponowania tą domeną i w konsekwencji doprowadzić do wygaśnięcia umowy między rejestrującym a rejestratorem.
Podważanie praw do domeny nie jest sprawą prostą, ponieważ podmiot, który chciałby domenę zakwestionować (zwykle przed sądem arbitrażowym, np. prowadzonym przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji), musiałby wykazać naruszenie praw wskutek jej rejestracji i używania. Oczywiście takie przypadki istnieją, zwykle określane mianem cybersquattingu. Są osoby, które wykorzystują znaki towarowe czy znane określenia i prowadzą pod nimi swoją działalność, czasami konkurencyjną czy wręcz szkalującą właściciela danego znaku lub nazwy. W takich wypadkach można wykazać naruszenia prawa, czy to do firmy, czy do znaku towarowego, albo zarzucić czyn nieuczciwej konkurencji.
Niestety nie znamy wszystkich aspektów związanych z domeną ap.pl., nie widziałem pozwu. Mogę oceniać sprawę, opierając się na publicznie dostępnych informacjach... Apple trudno będzie uzasadnić takie naruszenia. Domena ap.pl funkcjonuje od wielu lat, prowadzona jest realna działalność gospodarcza, prawie na pewno można wykluczyć, że na stronie tej w jakikolwiek bezpośredni sposób naruszono dobre imię czy inne prawa Apple. Co więcej, i co może mieć zasadnicze znaczenie, trudno też mówić, że znaki te są podobne, nawet gdy przy pewnej wymowie mogą być zbieżne. Na pewno nie pokrywają się ani słownie, ani graficznie.
Potencjalnemu powodowi pozostaje zapewne udowodnić naruszenie praw do znaku towarowego lub np. korzystanie z renomy marki. Taki pozew miałby duże szanse w przypadku domeny apple.pl – jednak próba połączenia znaku (nawet w zakresie wymowy) Apple z domeną ap.pl wydaje się zbyt daleko idąca. Szansa, że można wprowadzić w błąd użytkownika, który znajdzie stronę ap.pl, poszukując w sieci firmy Apple, jest iluzoryczna. Choć być może Apple ma dowody, że jest inaczej. Apple na pewno ma jeden ważny argument: jego nazwa to renomowany znak towarowy, któremu jest przyznawana szersza ochrona, także poza zakresem specjalizacji. Ale mimo to uznanie, że te znaki są podobne, jest w mojej ocenie mało prawdopodobne.
Jedno ważne zastrzeżenie: taktyka Apple, nawet mimo braku dowodu na naruszenie prawa, może mieć sens. W interesie tak dużej korporacji jest podejmowanie wszelkich kroków, które zapobiegają tzw. rozwodnieniu znaku towarowego. Nie ma znaczenia w szerszym ujęciu, czy w ogóle pozwą, czy wygrają spór o ap.pl. Ważne, że nikt, kto będzie używał domeny czy oznaczenia faktycznie zbliżonego do Apple, nie będzie mógł użyć argumentu: „patrzcie, były domeny podobne, a wyście nic nie robili”. Tak więc nie jest to działanie aż tak irracjonalne, jak by wynikało z komentarzy prasowych.
PYTANIA DO EKSPERTA
Rejestracja nazw w celach spekulacyjnych może być ryzykowna
Czy w sytuacji, kiedy przedsiębiorca założył domenę pod taką samą nazwą, jaką nosi inna firma, która działa w innej branży, może obawiać się procesu, takiego jakim znany koncern grozi właścicielowi ap.pl?
Domeny są rejestrowane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Rejestrator nie weryfikuje, czy domena jest podobna do znaków lub nazw chronionych na rzecz innych przedsiębiorców. Nie prowadzi się zatem badania takiego, jakie jest wykonywane przez Urząd Patentowy RP.
Możliwe są zatem sytuacje, w których dwóch przedsiębiorców używa bezkonfliktowo dwóch identycznych znaków w różnych branżach bądź na innych geograficznie rynkach, ale tylko jeden z nich będzie w stanie zarejestrować np. odpowiadającą temu znakowi domenę najwyższego poziomu .com.
Jeśli właściciel domeny jest w stanie wykazać, że przed rejestracją domeny używał danego oznaczenia w swojej działalności lub jest właścicielem odpowiadającego mu znaku towarowego, może być spokojny o swoją rejestrację. Istotne jest również faktyczne wykorzystywanie zarejestrowanej domeny w swojej działalności gospodarczej, np. prowadzenie sklepu internetowego na stronie pod domeną, oferowanie lub reklamowanie swoich towarów lub usług.
Za naruszenie prawa będzie natomiast uznana rejestracja domeny w celach spekulacyjnych, czyli np. pod znaną marką, po to, by odsprzedać ją właścicielowi tej marki po dużo wyższej cenie. Niedozwolone jest nieuczciwe wykorzystywanie renomy innego przedsiębiorcy czy wprowadzanie konsumentów w błąd. Jeśli zarejestrowana domena odpowiada cudzej marce, a jej właściciel prowadzi pod nią stronę z linkami pay per click, to może spodziewać się negatywnej decyzji sądu. Podobnie w przypadku oferowania pod taką domeną podrobionych produktów, np. podrobionych kosmetyków pod domeną channel.pl.
Jeśli cybersquatter, wiedząc, że przedsiębiorca planuje założenie domeny, ubiegł go, a teraz domaga się znacznej kwoty za odstąpienie domeny – to czy przedsiębiorca ma większą szansę na wygranie sporu w drodze sądowej?
Co do zasady tak. Przedsiębiorca będzie jednak musiał wykazać, że przysługuje mu prawo do danej nazwy lub że używał tej nazwy z pierwszeństwem w obrocie. Wykazanie pierwszeństwa używania jest zazwyczaj dość trudne, zwłaszcza w sytuacji, gdy przedsiębiorca dopiero planuje rozpoczęcie działalności pod daną nazwą.
W odniesieniu do domen .pl dodatkową trudnością jest brak specyficznych regulacji dotyczących rejestracji domen internetowych. Polskie prawo, w odróżnieniu np. do rozporządzenia dotyczącego domeny .eu, nie precyzuje wprost, że nazwa zarejestrowana w celu zablokowania rejestracji przez właściciela znaku jest rejestracją w złej wierze.
Przedsiębiorcy muszą zatem umiejętnie wykorzystywać narzędzia wynikające z prawa własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy przepisy kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych. Mogą również wykorzystywać dorobek orzecznictwa, w szczególności sądu polubownego.
Jakie kroki należałoby podjąć, by odzyskać domenę?
Przedsiębiorcy mają do wyboru dwie drogi: postępowanie przed sądami polubownymi, w szczególności przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT, lub przed sądami powszechnymi.
Można próbować załatwić sprawę na drodze negocjacji z właścicielem domeny. Część z nich nie jest świadoma, że ich działanie może stanowić naruszenie praww i po otrzymaniu listu ostrzegawczego decyduje się na bezpłatny transfer domeny.
Czy znane są przypadki, kiedy udało się odzyskać domenę?
Wielu firmom udaje się odzyskać swoje domeny od cybersquatterów. Bankowi BGŻ udało się odzyskać domenę bgz.xxx, pod którą zamieszczane były treści erotyczne, „Bad Girls Zone”. Uznano, że domena została zarejestrowana w złej wierze, gdyż jej właściciel miał świadomość, iż skrót BGŻ jest powszechnie kojarzony w Polsce z nazwą banku. Co więcej, zachodziła obawa, że wykorzystywanie spornej nazwy dla strony erotycznej wpłynie negatywnie na reputację banku. Wydawcy magazynu „Twój Styl” udało się odzyskać domenę twojstyl.pl, która przekierowywała na stronę zawierającą ofertę jej sprzedaży. Właściciel domeny zapraszał również do składania ofert na zakup innych „ciekawych domen o ekskluzywnych nazwach”. Sąd uznał, że rejestracja nastąpiła w złej wierze z zamiarem nieuczciwego wykorzystania renomy znaku towarowego „Twój Styl”.